Un tribunale federale dello Utah ha accettato di procedere contro un rivenditore non autorizzato di un brand, consentendo di avanzare nell’azione legale e negando la chiusura della causa.
L’azienda è Skullkandy Inc. patrocinata da Daren Garcia di Vorys, Sater, Seymour e Pease LLP.
Skullcandy produce e vende cuffie, auricolari e altri device digitali.
Il pronunciamento si trova su Skullcandy, Inc. v. Filter USA, Inc. , No. 2: 18-cv-00748 (D. Utah).
La causa
Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto dello Utah ha dichiarato che è possibile avanzare rivendicazioni contro venditori non autorizzati di prodotti Skullcandy su Amazon – per violazione del marchio, concorrenza sleale, diluizione del marchio, pratiche commerciali ingannevoli e interferenza dolorosa con il contratto.
La decisione della Corte ha prodotto una serie di conclusioni chiave, tra cui:
- Skullcandy ha dichiarato possibile un reclamo per violazione del marchio e concorrenza sleale quando i prodotti venduti dagli imputati non erano coperti dalla garanzia di Skullcandy.
In particolare, la Corte ha stabilito che la Legge commerciale generale di New York § 369-b non escludeva la pretesa di Skullcandy: negare la copertura della garanzia da parte di Skullcandy non si basava esclusivamente sullo status di venditore non autorizzato del convenuto. - Skullcandy ha avanzato una richiesta di violazione del marchio e di concorrenza sleale, impostando la sua accusa sul fatto che i rivenditori autorizzati devono attenersi a determinati controlli di qualità.
I rivenditori non autorizzati non hanno aderito, ma hanno interferito con questi controlli di qualità in diversi modi e questa interferenza ha danneggiato Skullcandy. - Skullcandy ha sufficientemente sostenuto la sua richiesta di diluizione del marchio, rilevando che la richiesta non richiede una dimostrazione del rischio di confusione.
La diluizione del marchio avviene quando viene lesa la capacità distintiva del marchio, quando il marchio viene “volgarizzato” e perde la sua associazione con un prodotto specifico.
Daren Garcia, un partner di Vorys eControl che ha discusso il caso dinanzi al tribunale dello Utah, ha affermato:
“La sentenza della Corte è significativa per i marchi alle prese con le minacce poste da venditori online anonimi.
La decisione dimostra che la differenza sostanziale e le eccezioni del controllo di qualità alla dottrina del first sale si applicano alle vendite sul mercato online “
Dottrina del first sale o principio di esaurimento.
Premetto che M101 non è una società che fa consulenza legale: per questo si avvale della collaborazione di qualificati studi legali a cui si rivolge e che indica ai propri clienti.
La dottrina del first sale o il principio di esaurimento limita i diritti dei proprietari di copyright. Dopo che il titolare di un marchio ha immesso per la prima volta un prodotto sul mercato è consentita la rivendita dei prodotti con lo stesso marchio.
Detta così sembra molto facile, in realtà è una questione molto complessa che non si può trattare in modo semplicistico.
Perché questa causa legale è interessante.
La distanza con Gli Stati Uniti fa sembrare questo pronunciamento altrettanto distante. Ma è un fatto che il “principio di esaurimento”, la “regola della prima vendita” è presente anche in Europa.
Su questo principio si sono confrontati negli anni, anche prima della vendita online, decine di cause e di studi legali.
C’è l’impressione che qualcosa stia cambiando, che “l’ambiente” attorno a queste decisioni inizi a pendere dalla parte dei brand e dei loro diritti di copyright, più che nel recente passato.
Sarà interessante seguire queste dispute, per capire anche come si evolverà nel prossimo futuro la disputa sempre presente tra i detentori dei diritti di copyright sul marchio e la circolazione delle merci.
fonte: Recent Federal Court Decision Allows Brand’s Claims to Proceed Against Unauthorized Amazon Seller